2022年12月，最高人民法院对“独轮车案”（涉案发明专利号 ：ZL201110089122.9）作出终审判决，为该案画上了句号。该案是第一起涉及保密审查问题以及国内优先权“首次申请” 认定的无效案件。经过无效行政诉讼的一审和二审，最高人民法院在二审判决中撤销了一审判决和国家知识产权局作出的第36591号无效审查决定。
国内优先权“首次申请”的认定，是一个值得探讨的问题。本文将结合独轮车案，对优先权“首次申请”的认定进行讨论。
案情简介
独轮车案中的优先权问题
本案无效程序中，无效请求人使用的关键证据之一是2011年3月5日公开的《信息时报》A15版的内容。该专利的申请日为2011年4月1日，优先权日为2010年9月6日，证据《信息时报》的公开日介于专利优先权日和申请日之间，构成P类文件。无效请求人以作为优先权基础的在先申请不是首次申请为由，主张该专利不能要求2010年9月6日为优先权日。因此，该专利的优先权是否成立，是上述证据《信息时报》能否作为现有技术来评价新颖性、创造性的关键。本案所涉及的与优先权相关的中/美专利的申请提交日、证据《信息时报》的时间轴如图1所示。
无效程序中的优先权争议焦点 ：首次申请的含义
无效请求人主张 ：被要求优先权的在中国第一 次提出专利申请（首次）申请，指的是在世界范围内的第一次申请……中国在先申请不是相同主题的首次申请，本专利不能享有本国优先权。
图1 与优先权相关的专利申请时间轴
专利权人主张 ：对于本国优先权，被要求优先权的申请，应该是在中国范围内的第一次申请，而非世界范围内的第一次申请……对本专利的申请人陈和而言，其向中国专利局提交的中国在先申请才是其首次申请，本专利可以享有该申请的本国优先权。
该案还涉及保密审查问题。专利权人为克服保密审查问题，主张本专利是由美国人Shane Chen（陈星）在美国完成，其将在中国申请专利的权利转让给了陈和。为了证明该专利是在美国完成，专利权人还提交了经公证的发明人Shane Chen（陈星）与陈和之间来往的电子邮件，Shane Chen（陈星）在邮件中明确委托陈和在中国申请该专利。同时，在无效审理期间，专利权人将该专利的发明人由陈和变更为Shane Chen（陈星）。
在无效决定中，国知局认为 ：《专利法》第29条第2款所规定的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”，应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请。本专利的公开文本和美国专利申请的文字表述基本一致，两份专利文献的附图及其上的附图标记完全一致，结合专利权人的自述以及将本专利的发明人修改为与美国专利申请相同的发明人的行为，可以推断本专利的技术与美国专利申请的技术具有相同的来源，即，两份专利申请的技术方案是由同一个发明人/发明团队做出的， 本专利的申请人陈和与美国专利申请的申请人S h a n e C h e n（陈星）之间具有权利继受关系。美国临时申请 1和美国临时申请2的申请人均为Shane Chen（陈星）， 因此认定两份美国临时申请、美国专利申请和本专利具有相同的技术来源。对于具有相同技术来源的多份专利申请，即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。美国临时申请1与本专利相同主题的发明创造，申请日早于中国在先申请的申请日，构成与本专利相同主题的首次申请。由于被本专利要求优先权的中国在先申请不是相同主题的首次申请，因此本专利权利要求1不能享有本国优先权。
诉讼程序中的优先权争议焦点 ：优先权中的权利
继受关系
在诉讼程序中，一审法院维持了国知局作出的无效审查决定，专利权人遂上诉至最高人民法院。二审中，最高人民法院认为 ：
对于申请要求优先权的主体，法律规定该申请人要与在先申请的申请人相同……对于存在不同申请主体的情况下，当事人可以通过专利申请权转让的方式进行权利继受成为同一个申请主体，但该转让行为应当签订书面合同并进行登记公告。专利申请人的变更应当是要式法律行为，而非事实推定。…陈和并非美国专利申请的受让人。本案并无证据证明陈和、陈星（Shane Chen）存在专利申请、优先权转让的协议，无申请优先权的权利继受事实。权利继受关系的形成属于法律关系的变动，需要通过法律文件确认，不应当通过发明人变更的事实以及个人陈述推定存在权利继受关系，继而将美国专利申请与本专利的申请人视同为相同主体。国家知识产权局在二审程序提交的邮件不属于当事人之间订立转让权利的书面合同……。
……被诉决定以及一审判决关于“即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础”的认定，于法无据。
……本专利的中国在先申请属于相同主题发明的第一次申请符合专利法第二十九条第二款的规定……。
国知局认为，对于相同主题、来源相同的在先申请，即使主体不同，也可以是首次申请。最高人民法院认为，对于相同主题，即使来源相同、主体不同（或未完成法律关系的变动）的在先申请，也不能作为首次申请。国知局的观点可以简称为“来源相同原则”，最高人民法院的观点可以简称为“主体相同原则”。在判断优先权的首次申请时，上述哪种观点更为合理？下面将从优先权成立的条件、优先权制度以及优选权和申请权之间的关系入手进行分析。
优先权制度、优先权成立的必要条件及其关系
优先权成立的必要条件
根据中国《专利法》第二十九条规定，无论是外国优先权还是国内优先权，优先权成立的必要条件为 ：
- 实体要求 ：在后申请与在先申请为相同主题；
- 时间顺序要求 ：被要求优先权的在先申请为首次申请
- 期限要求 ：在规定的期限内提出在后申请；
- 申请主体要求 ：在后申请与在先申请的申请主体相同或权利继受。
优先权成立必须同时满足上述四个条件。任何一项不满足的，均不能要求优选权。
优先权制度的由来、目的及立法本意
《巴黎公约》创立优先权制度，是为了便于申请人在世界范围内对同一发明创造申请专利。后来，各个国家（包括中国）在规定外国优先权的同时，也规定了本国优先权。
优先权制度旨在方便申请人，但也要防止其滥用。对于要求优先权，《巴黎公约》和中国《专利法》都规定了相关期限，同时规定作为优先权基础的在先申请要满足首次申请的条件 ；无论对于外国优先权还是本国优先权，均规定被要求优先权的在先申请必须是首次申请，其主要目的是防止申请人无限期推迟在后申请的提交日。优先权制度的本意是方便申请人提交在后申请，更好地体现在先申请制度，以鼓励发明创造的及早公开，促进技术进步。
在判断“首次申请”时，如果采用“主体相同原则”进行判断，则对于同一来源的相同主题，当事人很有可能对多个申请以不同主体在多个国家进行申请，而不办理法定登记手续，从而规避“首次申请”的法律要求，变相延长优先权法定期限。这会动摇优先权制度的根基，使得优先权法定期限形同虚设。而采用“来源相同原则”进行判断，则可以很好地体现优先权制度的立法本意，防止优先权制度的滥用。
本案中，当事人在提交中国申请时，未要求美国专利临时申请的优先权，这种做法的结果将本应该是要求外国优先权的申请，变成了要求本国优先权的申请。二审判决实际上认可了这种方式符合《巴黎公约》和中国《专利法》的优先权相关规定中对首次申请的要求。但是，如果将这种行为合法化、合理化，《巴黎公约》和中国《专利法》对于首次申请和期限的要求将会被轻易规避，从而违背优先权制度的本意。
本案二审判决在某种程度上将优先权规定中的首次申请解释为“（同一）名义申请人的首次申请”。如果解释为名义申请人的首次申请，对于首次申请的判断将会出现混乱。例如 ：甲、乙、丙三个主体共同开发了一项技术（相同主题），首先在A国以甲作为申请人提交了申请1 ；两个月后，在B国以乙作为申请人提交了申请2 ；四个月后，在C国以丙作为申请人提交了申请3。上述三个专利申请均未要求优先权，且为相同主题。如果以“名义申请人的首次申请”作为判断标准，那么就会出现相同来源、相同主题、不同申请日的申请1、申请2、申请3都属于首次申请情况。而对于独轮车案来说，如果陈和在提交中国申请之后，通过正规手续（签订书面合同并登记公告）将中国申请转让给陈星，上述哪个申请属于首次申请呢？或者，如果陈星作为申请人提交中国在先申请和中国申请之后，通过正规手续将中国申请转让给陈和，上述哪个申请属于首次申请呢？或者，陈和在日本提交在先申请，然后在中国提交中国申请同时要求日本优先权，上述日本在先申请属于首次申请吗？对于上述示例，“主体相同原则”都不能解决关于首次申请的认定矛盾，而“来源相同原则”能够轻松化解问题。因此，判断首次申请时仅考虑名义申请人是否相同是不足的，还应当考虑技术方案来源。
优先权和申请权的关系
从权利从属关系角度来说，对于要求优先权的专利申请，专利申请权是主权利，优先权是依附于专利申请权的从权利。从权利以主权利的有效存在为前提 ；从权利随主权利的变更而发生变更。
本案中，陈和对中国申请的专利申请权是否有效？专利申请人的变更应当是要式法律行为，对于专利申请权转让行为应当签订书面合同并进行登记公告。但由于当事人之间只是转让了涉案技术在中国的专利申请权以及未来的专利权，并未办理转让美国相关申请的优先权的相关手续。在这种情况下，当事人将一项技术成果转让给他人，由他人申请专利，由于不涉及优先权的转让，并非要式法律行为，并不需要登记，是否签合同由当事人自主决定。应当注意的是，专利申请权应当以专利申请提交为节点，划分为专利申请提交前、专利申请提交后两个阶段的权利。专利申请提交前，当事人之间转让技术成果，由于专利申请还没有提交，根本无法进行登记公告。陈星（Shane Chen）与陈和通过电子邮件签署的合同是有效合同，但由于没有登记公告，不产生对外效力。
陈和对中国申请有专利申请权，如果双方愿意，同样也可以要求专利申请权所附属的优先权的权利， 只是当事人放弃了要求美国优先权，没有按照法律规定办理相关手续。因此，优先权和申请权之间的权利从属关系，也要求在判断首次申请时宜采用“来源相同原则”，才能保证主权利专利申请权和从权利优先权的内在统一。
优先权成立与不成立的判断方式不同
另一方面，在判断优先权成立和不成立时，所遵循的逻辑应该有所不同。如上所述，在判定优先权成立时，优先权成立的四个必要条件必须要同时满足，缺一不可。但在判定优先权不成立时，优先权成立的四个必要条件只要有一个不满足，即可以确定优先权不成立。如果被要求优先权的在先申请不是首次申请，就可以确定优先权不成立，无需再判断申请人是否相同或权利继受是否生效。
本案中，国知局关于“即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础”的认定确实欠妥。在判定优先权成立时，应当要求当事人之间订立转让权利的书面合同并进行登记公告。但是，在判定优先权不成立时，如果存在多个与在后申请主题相同的在先申请，需确定谁是首次申请时，则不应再纠结于是否有权利继受关系，而应直接以“来源相同原则”判断首次申请。换句话说，在判定优先权不成立时，首次申请的判断应当独立于申请主体是否相同的判断。
本案的关键在于判断要求中国优先权是否成立，并不是判断要求美国临时申请是否成立，没有必要要求当事人针对美国临时申请的权利继受采用要式法律行为。应当将与中国申请具有相同主题的美国临时申请认定为首次申请，不能仅仅以不符合要式法律行为为由，将美国临时申请排除在首次申请之外。
小结
在判断在先申请是否为首次申请时，应当以相同主题且来源相同作为首要判断原则，即巴黎公约意义上的世界范围内的真正的第一次申请才具有享有优先权的资格。
关于中国优先权首次申请的含义，最高人民法院在判决中没有明确说明其是指世界范围内的首次申请，还是中国范围内的首次申请。希望将来的判决、司法解释或立法程序中能够进一步明确中国优先权首次申请的含义，给予申请人明确的指引，以便其在申请专利时采取正确的申请策略。
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[4] 田恩义，赵勇峰.论权利的三种分类.法制与社会[J].2007（3）：740-741.
【作者简介】
刘书芝
超凡明远涉外生化医药代理部经理/专利代理人
刘书芝先生毕业于北京化工大学应用化学专业，其业务范围涵盖新申请高质量撰写、涉外专利申请、OA答复、复审、无效、诉讼、侵权分析、专利稳定性分析、检索等相关工作。
