来源 | 《中国知识产权》杂志201期
作者 | 张大皓 成都超凡明远知识产权代理有限公司
中国《专利审查指南》规定，享有外国优先权需要具备以下条件 ：（1）申请人就相同主题的发明创造在外国第一次提出专利申请后，又在中国提出专利申请 ；（2）就发明和实用新型而言，中国在后申请之日不得迟于外国首次申请之日起十二个月 ；（3）申请人提出首次申请的国家或政府间组织应当是同中国签有协议或者共同参加国际条约，或者相互承认优先权原则的国家或政府间组织。
当前，专利行业从业人员在考虑是否享有外国优先权时，往往侧重于考虑是否符合相同主题、首次申请以及时间限制的要求，但常常忽略了外国优先权对于申请人的要求。外国优先权必然涉及两个申请 ：在先申请和在后申请。当二者的申请人不完全一致时，如何判断在后申请是否享有针对在先申请的优先权？国家知识产权局（CNIPA）于2023年10月20日做出了针对CRISPR核心专利的无效宣告决定，该决定第一次涉及外国优先权成立对于申请人一致性的要求。中国和欧洲在这个问题的判断上存在的差异，值得讨论和研究。
CRISPR专利权之战
CRISPR（clustered regularly interspaced short palindromic repeats，成簇规律间隔短回文重复序列）是近年来生命科学领域最耀眼的技术。虽然2020年诺贝尔化学奖颁发给了卡彭蒂耶（Emmanuelle Marie Charpentier） 和 杜 德 纳（Jennifer Anne Doudna），以表彰她们在CRISPR技术上取得的成就， 但是在CRISPR于真核生物的应用的专利权方面，张锋团队在美国取得了全面胜利。同样属于张锋团队的、与中国专利201380070567.X同族的欧洲专利EP 2771468 B1，在获得专利权的9个月异议期间，被第三方提出异议。最终，欧洲专利局异议部门和上诉委员会撤销该欧洲专利权。目前，该技术的专利权之争已蔓延至美国和欧洲之外的第三战场——中国。2023年1月9日，图尔金株式会社提出了针对张锋团队的CRISPR技术的核心中国专利（专利号 ：201380070567.X）的无效宣告请求，由此打响了在中国争夺CRISPR技术专利权的第一枪。
2023年10月20日，国家知识产权局发出了关于上述专利的无效宣告决定（案件编号 ：4W114708），宣告该专利权部分无效。
争议焦点
张锋团队的CRISPR核心专利在欧洲的异议和中国的无效宣告程序中，异议请求人或无效宣告请求人均提出 ：其在后申请的申请人由于与最早的两个优先权申请（P1 61/736527 ；P2 61/748427）的申请人不一致，不能享受P1和P2的优先权。而P2和P3中存在足以破坏全部权利要求新创性的公开内容。由此，在P1和P2优先权不成立的情况下，在后申请的全部权利要求将不具备新颖性、创造性，从而应当被撤销或宣告无效。但是，欧洲专利局和中国国家知识产权局就该问题给出了不同的决定结果。
优先权转让情况
优先权申请P1和P2是美国的临时申请，其主要的发明人包括张锋（Zhang Feng）、丛乐（Cong Le）和卢西亚诺•马拉夫尼（Luciano Marraffini）等。在提出优先权申请之后，张锋将P1和P2的优先权权利转让给布罗德研究所有限公司和麻省理工学院 ；丛乐将P1和P2 的优先权权利转让给哈佛大学校长及研究员协会 ；马拉夫尼将P1和P2的优先权权利转让给洛克菲勒大学。但是，张锋团队在随后提出的PCT国际申请中，仅列出了布罗德研究所有限公司、麻省理工学院和哈佛大学校长及研究员协会作为三个共同申请人，并提供了优先权转让证明，而未列出洛克菲勒大学。这导致了在后申请的申请人与外国优先权申请的申请人（发明人）不符的情况。
欧洲异议案情介绍
在针对涉案专利的欧洲异议程序中，异议方提出，涉案专利的欧洲申请的申请人中至少没有包括洛克菲勒大学，与在先申请的申请人不一致，因此不能享受P1和P2的优先权。对此，张锋团队的主张是 ：（1）欧洲专利局没有权力评价优先权是否成立，而应该交由各个成员国管辖 ；（2）《欧洲专利公约》[EPC Article 87(1))]提出，在先申请的“任何人”（Any person）享有优先权，在有共同申请人的情况下，该“任何人”应当解释为共同申请人中的之一或一部分 ；（3）判断优先权成立与否，应当适用优先权申请所在国（美国）的法律进行解释。针对张锋团队提出的上述主张，欧洲专利局异议部门和上诉委员会认为，欧洲专利局至少为了审查实质的新创性问题，有必要也有权力审查优先权是否成立 ；欧洲专利局不接受采用美国的法律解释，即在优先权判定时考量发明人做出的贡献。
特别地，对于优先权成立是否要求在先与在后申请人完全一致的问题，欧洲专利局作出了以下回应，即：“任何人”应当解释为所有申请人。上诉委员会强调，《欧洲专利公约》（EPC）是《巴黎公约》范围内的一项特殊协议，其规定不能与《巴黎公约》有关优先权的基本原则相抵触。因此，《巴黎公约》第4A条中“任何人”（Any person）的法律概念应解释并适用于EPC。上诉委员会认为，“任何人”一词的通常含义在《欧洲专利公约》和《巴黎公约》的所有正式文本中都是不明确的，且上下文中也没有能起到帮助作用的信息。然而，上诉委员会认为，“所有申请人”的解释是对《巴黎公约》中“任何人”之真实本意的合理解释。虽然专利权人辩称，“所有申请人”的解释将导致所有权纠纷，从而破坏专利本身，且侵犯了人权，因为一名申请人可以通过拒绝作为后续申请的申请人来勒索其他申请人。但与之相反，上诉委员会认为，如果解释为“任何一个申请人”将允许一个或多个申请人剥夺他人在另一国家获得专利的权利，这与《巴黎公约》的目的和宗旨背道而驰。“所有申请人”的解释并不妨碍优先权的行使。此外，申请人可以在没有其他申请人积极参与的情况下，向欧洲专利局提交专利申请。最终，欧洲专利局异议部门和上诉委员会认定P1和P2的优先权不成立，并基于由此带来的新创性问题而撤销了该欧洲专利权。
中国无效决定案情介绍
在中国，针对申请人不一致的问题，无效请求人基于同样事实提出无效理由，其主要论点在于 ：其一，从形式上，中国申请的申请人由布罗德研究所有限公司、麻省理工学院和哈佛大学校长及研究员协会组成，其与作为优先权的美国临时申请的申请人/发明人（张锋、丛乐等）完全不一致。在中国《专利审查指南》第三部分（国际申请的国家阶段相关规定）没有关于完全不一致的具体规定的情况下，应当参照第一部分第一章第6.2.1.4节的规定，即在申请人完全不一致的情况下，均需要全体在先申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。其二，即使认为转让后的在先申请人为三个共同申请人，其也不符合《专利审查指南》第三部分关于“申请人之一”的情况，并且不能允许“申请人之一”随意转让其他申请人的合法权利。若允许“申请人之一”未经其他申请人同意随意转让、处分其他申请人的专利权利，将会严重损害其他申请人的合法权利和利益。其三，无效请求人还列举了欧洲和韩国的基于主体资格问题未获得授权的案件情况，以支持自身主张。
对此，中国国际知识产权局合议组作出了以下审查决定 ：
首先，合议组对本案所适用的法律法规做出了认定。合议组指出，《专利审查指南》在第一部分第一章6.2.2.4节，对于要求本国优先权作出了规定 ；在第一部分第一章第6.2.1.4节，对于要求外国优先权作出了规定；在第三部分第一章第5.2.3.2节，对于进入国家阶段的国际申请提供享有优先权的证明作出了规定。本案是进入中国国家阶段的国际申请，即PCT申请，因此应适用《专利审查指南》第三部分第一章第5.2.3.2节的相关规定，即 ：“审查员应当检查国际申请的申请人在申请日时是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。对于不是向专利局提出的在先申请，符合下列情况之一的，应当认为申请人有权要求优先权 ：（1）在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人。（2）在后申请的申请人是在先申请的申请人之一。（3）在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。对（3）的情况，除申请人在国际阶段已经作出符合要求的享有优先权的声明以外，申请人应当提交相应的证明文件。证明文件应当由转让人签字或者盖章。证明文件应当是原件，或者是经过公证的复印件。”
其次，合议组针对请求人提出的申请人“完全不一致”问题进行了回应。合议组将上述条款中的三种情况之间的关系进行了解释，特别指出其中第三种情形与前两种情形并不是独立的、彼此排斥的关系。合议组指出 ：“第三种情形侧重于获得权利的‘动态过程’的描述，而第一种和第二种情形侧重于对于‘静态标准的把握，因此，第三种情形和第一、第二种情形并非严格意义上的互相排斥的并列选择关系，而类似过程与结果的关系。当‘在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移’而满足第一、二种情形所罗列的‘在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人’或者‘在后申请的申请人是在先申请的申请人之一’的静态标准时，应当可以享受优先权，这也是‘在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权’所指的第三种情形成立的内在要求。”在此基础上，本案的优先权转让导致共同申请人变更为由布罗德研究所有限公司、麻省理工学院、哈佛大学校长及研究员协会、Habib Naomi和Marraffini Luciano组成的共同申请人 ；而在后申请的共同申请人布罗德研究所有限公司、麻省理工学院和哈佛大学校长及研究员协会，被视为是在先申请的共同申请人之一或一部分。换句话说，本案通过符合上述第三种情形的优先权转让，实现了对于第二种情形（在后申请的申请人是在先申请的申请人之一）的满足。
最后，合议组对优先权的法律意义和地位进行了解析。优先权不具有与申请权类似的财产权性质，本质上仅仅是判断新颖性或创造性时申请人所享有的时间上优先的权利，但其与申请权也存在紧密联系，依赖于申请权，不能脱离申请权单独存在，是由申请权派生出来的一种时间上优先的权利。因此，通常认为优先权的地位和重要性低于申请权。与申请权转让时的受让方的相对唯一性相比，单纯的优先权转让可以同时针对多个不同的受让方进行。在优先权多次转让的情况下，在先的优先权转让并不会直接导致在后的优先权转让无效，只是在实质审查过程中，不同的在后申请人可能需要协商解决重复授权问题。因此，在先的优先权转让对在先共同申请人中其他申请人的权利影响相对较小。合议组同时指出，欧洲和韩国专利在外国优先权成立的相关规定上与中国存在差异。
基于上述理由，合议组在主体资格的层面上认定，请求人提出的进入中国国家阶段的国际申请的转让证明必须要求所有转让人签字或盖章的理由不成立。即，合议组认定优先权的各自转让以及仅有一部分在先申请的申请人提出在后申请，并不会导致优先权不成立。
最终，尽管在“相同主题”层面上，涉案专利权利要求1以及引用权利要求1的从属权利要求的技术方案，被认定与P1和P2不属于相同主题，由此导致其无法享受P1和P2的优先权，进而基于新创性问题被宣告无效 ；但是，该专利的权利要求2以及引用权利要求2的从属权利要求的技术方案，被认定为可享受P1和P2的优先权，并维持有效。
结语讨论和思考
可以看出，在在先申请与在后申请人的共同申请人不一致的情况下，欧洲和中国具有不同的处理规定。
简单来说，根据欧洲专利规则，该情况下主体资格方面享有优先权的条件为 ：在先申请的所有共同申请人或其优先权受让人（如果存在优先权转让），都需要被列为在后申请的申请人。如果在后申请的申请人中不包括在先申请的任何一个申请人（或其优先权受让人），则不享受优先权。欧洲专利局的这种规定更加倾向于认为在有共同申请人的情况下，优先权权利是共同申请人全体共有的一种权利，该权利需要全体申请人共同行使，而不能由一部分申请人行使。该法律解释避免了共同申请人之一或一部分提出在后申请并获得专利权，对其他申请人造成利益损害，防止了申请人中的一部分人恶意排除掉其他申请人而独自提出在后申请的情况，也避免了申请人各自提出在后申请之后可能引发的关于各种权利的诉讼，有助于节约社会资源。但这样的法律解释在一定程度上也削弱了每一个申请人作为个体的权利，使得其权利的行使在一定程度上依赖于其他申请人，同时在一定程度上也有可能导致一些申请人不作为，造成权利滥用。
与之不同，根据中国《专利审查指南》，对于PCT国际申请的国家阶段的外国优先权，主体资格方面享有优先权的条件为 ：在后申请的申请人中包括在先申请文件的共同申请人之一即可，并不要求全部申请人 ；优先权的转让并不需要在先申请人全体签字或盖章。
本案中，中国国家知识产权局在无效宣告决定中指出，优先权与申请权不同，单独的优先权转让的性质类似于已授权专利的普通许可，可视为是一种基于申请权而产生的使用权的授权许可。当在先申请存在多个共同申请人时，其中单个申请人所作出的优先权授权许可并未剥夺其他在先申请人针对其他主体作出的类似授权许可的权利，对在先共同申请人中其他申请人的权利影响相对较小。此规定给予了共同申请人中每个个体相对自由和灵活的享受优先权的操作空间，更有利于专利权的产生和推广运用。当然，这在一定程度上也可能导致出现多个重复或类似申请。上述无效宣告决定中也指出，如果出现重复授权等情况，可以通过实质审查过程中不同在后申请人之间的协商来解决。
本案中，涉案专利从技术方案上来说具备授权前景，但却由于申请人对在后申请的主体资格的处理不当，导致了其在欧洲和韩国的专利权的丧失，造成了巨大损失。该案件对专利行业从业者的启示是 ：在提出的在后申请与在先申请的申请人不一致或存在优先权转让的情况下，需要特别注意各个国家对于优先权成立之主体资格的规定。特别地，需要注意欧洲与中国在这方面的差异 ；此外，即使在中国国内，关于本国优先权、外国优先权和国家阶段的国际申请的优先权的主体资格，也存在着不同的规定。
本案中，中国国家知识产权局作出的无效宣告决定，标志着张锋团队在中国的CRISPR专利权争夺中迈出重要一步。由于CRISPR技术的巨大重要性，请求人和专利权人都有强烈的动机对这一决定提出上诉。此外，杜德纳和卡彭蒂耶的CVC团队的CRISPR-Cas9基础专利ZL201380038920.6，也正面临着无效宣告的挑战。在中国，关于“基因剪刀”的专利权争议，或将演变成一场持久且激烈的法律斗争。
参考文献：
[1] 中国国家知识产权局，无效宣告请求审查决定书-第563732号.
[2] EPO's CRISPR-Cas/Broad Institute Decision T 0844/18.
[3] Laura Jennings, CRISPR patent appeal decision: EPO maintains“all applicants”approach to priority.
【作者简介】
张大皓
超凡明远涉外专利代理师/生物工程学士/生物化工硕士
主要负责涉外各类专利代理业务，包括新申请高质量撰写、审查意见处理、驳回复审处理、无效宣告、侵权分析，积累了丰富的涉外专利申请相关经验。主要擅长的技术领域有医药、生物、化学，化工、材料等方面。
