来源 | IPR Daily
作者 | 孙辉 成都超凡明远知识产权代理有限公司
引言
随着国内企业向海外发展的趋势不断加强，海外专利的申请量不断增加。在向日本申请的诸多发明专利中，关于参数发明，存在不少在中国被授权而在日本无法授权或者即使授权保护范围也变得很小的情况。究其原因，大多是具体实验例存在致命缺陷或者相关效果描述中存在缺陷，导致权利要求记载的技术方案被认定为得不到说明书支持，而最终无法得到理想的保护范围。
由于中日两国实践以及对实验例要求存在差异，为了在其他国家也获得保护范围理想、稳定性高的专利，需要在撰写阶段合理布局实验例的数据。
中日法规介绍
（1）中国相关规定
中国专利法第二十六条第4款：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）第八条：所属技术领域的技术人员阅读说明书及附图后，在申请日不能得到或者合理概括得出权利要求限定的技术方案的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于“权利要求书应当以说明书为依据”的规定。
所谓“权利要求书应当以说明书为依据”包括如下两方面的含义：第一，每一项权利要求所要求保护的技术方案在说明书中都应当有清楚充分的记载；第二，为了获得尽可能宽的保护范围，权利要求尤其是独立权利要求，一般都是对说明书记载的一个或者多个具体技术方案的概括，这样的概括是允许的，但是应当适当。另外，在最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）中，又明确规定了判断“以说明书为依据”的时间基准。
在审查指南中记载，如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。
对于“以说明书为依据”的判断，在审查指南中列举了诸多示例，但是对于参数发明，如何判断权利要求概括的范围以说明书为依据没有详细说明。而且由于各个技术领域的技术的自身特点，“以说明书为依据”的判断标准不是一成不变的，需要根据不同时间段的司法解释以及判例来进行完善。
（2）日本相关规定
日本专利法第三十六条第6项第1号：权利要求书应当以说明书为依据。在日本审查基准中规定：
1. 判断权利要求是否满足支持要求需要比较权利要求所涉及的发明与具体实施方式中作为发明记载的内容来确定。
2. 在进行比较时，不应该考虑权利要求所涉及的发明与具体实施方式中作为发明记载的内容之间的表述上的一致性，应该考虑实质上的对应关系。
3. 对于实质上的对应关系的考虑应该基于以下事实：关于权利要求所涉及的发明，是否在具体实施方式中记载的“本领域技术人员所认知的能够解决发明的技术问题”的范围内；另外，是否在“即使没有记载和暗示，本领域技术人员按照申请时的技术常识能够解决发明的技术问题”的范围内。（3）两国规定对比根据上述日本规定来看，其基本的判断理论与中国类似，两国都针对“得不到说明书支持”进行了基础性规定，但是也保证了规定的灵活性。但是在实际操作中，日本对于参数发明的“得不到说明书支持”的判定更加严格。
中日判例分析对比
（1）中国判例
最高法知行终406号判例：
无效请求人请求无效的理由之一为权利要求1得不到说明书支持，专利局认定权利要求1能够得到说明书支持，权利要求1有效；然后诉讼至北京知识产权法院，北京知识产权法院认定“得不到说明书支持”的理由成立，权利要求1无效；上诉至最高人民法院，最高人民法院认为能够得到说明书支持，撤销原判决。
涉案权利要求1：
1. 提高二次锂离子电池或电池组的容量、平均工作电压和比能量的方法，其特征在于对该单体锂离子电池的充电限制电压大于4.2V，但不超过5.8V，单体锂离子电池的正、负极的配比按充电限制电压为4.2V时的理论克容量计算在1: 1.0-1:2.50。
其效果在于：提高电池的比能量以及循环性能。
北京知识产权法院观点在于：
在本申请的说明书中记载了，在充电限制电压提高至4.45V以上时，循环性能较差，发明人在做了大量基础研究和理论探索后，需要将锂离子电池的正负极材料按充电限制电压为4.2V时的理论克容量计算的配比调整为1：1.3-2.5，优选1：1.15-1：2.5的范围；而权利要求1的保护范围涵盖了在充电限制电压为4.45V以上时，锂离子电池的正负极材料按充电限制电压为4.2V时的理论克容量计算的配比调整为1：1.0-1.15的范围。因此权利要求1的保护范围涵盖了不能够实现技术效果的内容，因此得不到说明书支持。
最高人民法院的判决：以两组以上不同的数值范围技术特征所限定保护范围的权利要求，如果本领域技术人员通过阅读说明书可以确定各数值范围技术特征之间存在相互对应关系，能够通过有限次实验得到符合发明目的的具体实施方式，而且无须通过过度劳动，即可排除不能实现发明目的的技术方案的，应当认为该权利要求能够得到说明书支持。
本领域技术人员根据本专利说明书及实施例给出的指引和启示，并结合相关公知常识，无需过度劳动即可清楚认识到权利要求1具体的保护范围，并将不能实现本专利发明目的的技术方案排除在权利要求1的保护范围之外，即不能实现本专利发明目的的技术方案并未包含在权利要求1所限定的保护范围内。所以，如被上诉人主张的技术方案确实不能解决本专利的技术问题，那么相关技术方案便未被包含在权利要求1的保护范围内，当然不能成为认定权利要求1无法得到说明书支持的理由。因此，本院对其上述主张不予支持。
从最终判决结果来看，最高人民法院维持了发明的有效性，但是，也否定了权利要求1中对不能够实现技术效果的范围的保护，即，在充电限制电压为4.45V以上时，锂离子电池的正负极材料按充电限制电压为4.2V时的理论克容量计算的配比调整为1：1.0-1.15的范围没有被认定为能够保护。从上述分析可以看出，最高人民法院做出了更加促进进行发明创造、认可发明人的创造性劳动且一定程度保证社会公平的判决；并没有因为权利要求1中限定的两个参数之间的不合理关系以及说明书中的阐述而全面否定专利的合理性。
但是笔者认为，这样的判决结果虽然存在其合理性，但是有浪费社会资源之嫌。由于专利的保护范围由权利要求书确定，如果权利要求书中记载了不能够实现技术效果的方案并得到了保护，对于相关利益方来说，需要通过无效甚至诉讼才能将不能够实现技术效果的方案排除保护范围之外，造成资源浪费。
归根结底，由于专利代理人或申请人的差异，对于参数发明中实验例以及实验例的效果描述的严谨性把握不严，造成参数发明的撰写中，或多或少存在瑕疵，而且存在致命瑕疵，从而无法实现大范围的保护，或者精准的保护。
（2）日本判例
平成17年第10042号判决（2005年）：在日本称为“偏光膜的制造方法”事件，是日本第二个通过“大合议组”审判的案件，其明确了“得不到说明书支持”的一般的判断基准，也对日本日后的诸多关于“支持”问题的案件带来影响。
涉案权利要求1主要限定了两个参数：1.完全溶解温度X≥652.平衡膨润度Y>-0.00667X+6.73
而其仅列举了两个实验例和两个对比例，两个实验例都是点值，都在权利要求1保护范围内，对比例的Y值在权利要求1的保护范围外。
由于专利具有排他性，其以公开换取保护，因此需要防止未公开或未解决技术问题的方案被授予专利权。出于这样的考虑，日本最高法的判决结果是权利要求1所涉及的发明，超出具体实施方式中记载的“本领域技术人员所认知的能够解决发明的技术问题”的范围，而且也超出“即使没有记载和暗示，本领域技术人员按照申请时的技术常识能够解决发明的技术问题”的范围，而认定专利无效。
由于当时，日本审查基准并没有对实验例和比较例如何撰写才能满足“支持”进行一般性的规定，而且审判过程中专利权人后补的实验数据也没有被日本最高法认可，因此称为专利判决大事件。对后续的撰写以及审判也带来了深远影响。
又例如，平成28年第10147号（2016年）：
涉案权利要求1
1.一种含有番茄的饮料，其特征在于，糖度为7.0-13.0，糖酸比为19.0-30.0，谷氨酸和天冬氨酸总含量0.25-0.60重量%。
而其仅列举了3个实验例，关于糖度，实验例1为9.4，实验例2为10.0，实验例3为9.5；关于谷氨酸和天冬氨酸总含量，实验例1为0.42，实验例2为0.37，实验例3为0.36。
日本最高法的判决结果是不认可权利要求1的保护范围能够得到说明书支持，在专利权人将糖度修改为9.4-10.0，将谷氨酸和天冬氨酸总含量修改为0.36-0.42后，认可了其专利性，保护范围缩小很多。
这个案件中，主要原因为实验例撰写存在缺陷。该申请的解决的技术问题是抑制饮品的酸味，提高口感，在实验中测试了“甜度”、“酸味”以及“浓重度”，但是实验例中都没有仅列举糖度、糖酸比以及谷氨酸和天冬氨酸总含量这三个要素对口感的影响，也没有列举存在这三个要素以外的要素的条件下会对口感带来什么样的影响，而且实验例中列举的点值没有涵盖权利要求1要求保护的端值等等。最终，判决结果是原权利要求1所涉及的发明，超出具体实施方式中记载的“本领域技术人员所认知的能够解决发明的技术问题”的范围，而且也超出“即使没有记载和暗示，本领域技术人员按照申请时的技术常识能够解决发明的技术问题”的范围，需要缩小保护范围。
总结
笔者遇到过多个中国申请人的日本申请案件被指出由于实验例、比较例或技术效果表述存在缺陷、瑕疵而不得不将保护范围缩小甚至无法授权的情况。
笔者认为其原因如下：
1.由于专利代理人或申请人的差异，对于参数发明中实验例以及实验例的效果描述的严谨性把握不严。
2.国内更加注重理论和申请文件的逻辑表述，认为实验例仅为了表明本发明可以实施和表明其有益效果，而忽视了参数发明中的实验例以及比较例的对“支持”问题的重要的实际意义。
3.国内以“得不到说明书支持”为理由的无效判例不多，而且，根据“得不到说明书支持”的理由来无效专利的成功率比较低。
这样造成了实验例只要表明本发明可以实施以及效果即可这样的撰写习惯，忽略了实验例数据的分布、合理性等因素。而在日本，对于参数发明，由于权利要求主要由参数范围限定，而实验例及其效果才是概括的权利要求是否能够得到说明书支持的关键因素。
一篇优秀的专利文件需要经得住各国制度的考验，对于参数发明，实验例是其保护范围、稳定性的关键，只有充分注重实验例的布局和合理性，才能够在更多国家谋求更大的利益。
【作者简介】
孙辉
成都超凡明远知识产权代理有限公司
资深专利代理人
孙辉先生毕业于大连理工大学机械工程专业。2008年开始从事知识产权代理工作，曾于国内某大型专利事务所担任专利代理人，处理日本相关的专利业务。加入Foundin IP之后，主要负责日本客户的专利代理工作。
