来源 | IPR Daily
作者 | 张云娇 成都超凡明远知识产权代理有限公司
摘要
专利法上的禁止重复授权原则的立法本意在于保护专利的独占性和排他性，同时保护公众利益及鼓励发明创造，从而保障专利制度的正常运作。本文中，笔者主要根据现行专利法、专利审查指南（2010）、专利审查指南草案（2021）及专利审查指南草案（2022）中的相关规定，并结合专利代理实践经验，简要探讨对禁止重复授权原则及其例外情形的认识与思考。
关键词：禁止重复授权 一案双申
现行专利法第九条第一款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，其中，“同样的发明创造只能授予一项专利权”即为所谓的禁止重复授权原则，而但书所规定的即为禁止重复授权原则的例外情形——“一案双申”。
对于现行专利法第九条第一款的规定，乍读似不难明了其文字表意，但深究之，确有值得仔细考究之处。对于禁止重复授权原则的具体含义，曾一度存在着以下两种不同的观点，i）禁止重复授权是指同样的发明创造只能授予一次专利权，以及ii）禁止重复授权是指同样的发明创造不能同时存在两项或以上处于有效状态的专利权。秉持观点i)的学者与秉持观点ii）的学者曾就禁止重复授权的实质含义产生过激烈的探讨，纷纷引证据典，各抒己见。然而，似乎一直都没有官方文件如实施细则、审查指南或者司法解释等就此问题作过正式说明，且目前业内似乎以观点i）为通说观点。笔者近期遇到了涉及重复授权问题的案件，因而对此研究了一二，在此对上述两种观点浅谈一下自己的看法。如有偏颇之处，还望批评指正。
笔者以为，以“扩大”的视角去看待两种观点会发现，两者都有其合理性，两种观点仅是在从不同的角度解读禁止重复授权原则。
具体而言，笔者以为，如果对观点i）予以“扩大”解释，即如果将针对同样的发明创造暂时性地授予两次或更多次专利权而后通过无效等救济程序予以更正使得该发明创造最终仅存在一项专利权的情形视为可接受的例外，则该观点i）应视为是对专利法上的禁止重复授权的一种合理释义。例如，对于下述特殊的申请情形“A申请人提交了一件发明专利申请，B申请人在该发明专利申请的申请日之后（不含申请日）且被公布之前就同样的发明创造提交了一件实用新型专利申请并先于发明专利申请获得了授权”而言，在目前的实践中，通常是先向A申请人提交的发明专利申请授予发明专利权（即针对同样的方创造暂时性地授予了两次专利权），而后通过无效救济程序来对B申请人获得的实用新型专利权进行无效，使得最终仅发明专利权处于有效状态。这可以被视为同样的发明创造仅授予一次专利权的特殊情形，其并不妨碍观点i）整体上的合理性。
观点ii）是最高人民法院在审理著名的“舒学章”案时提出的。最高人民法院在针对该案的判决中指出专利法上的禁止重复授权是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在。
该观点曾一度受到了部分学者的强烈质疑。笔者以为，观点ii）被质疑主要源于其中的“同时”二字。如果将“同时”必然地理解为其一般性含义“在同一时间”，则该观点似乎于法无据，违背了立法本意。如此看来，“同时”二字该作何理解至关重要，其含义是否必为其一般性含义“在同一时间”呢？
笔者在试图理解该观点ii）后认为，将“同时”作扩大解释而非仅为其一般性含义“在同一时间”似乎更为合理。笔者猜测，最高人民法院也许同样是以作扩大解释的“同时”来形成的上述观点ii），否则如果以“在同一时间”解释“同时”二字的话，该观点ii）岂不是很容易被推翻，想必最高人民法院不曾考虑到这一点的可能性不是很大。
下面具体谈谈笔者是如何理解观点ii）中的“同时”二字的。
实际上，笔者起初也是将“同时”理解为了“在同一时间”，但如此理解就将有如下问题：
a）如果将“同时”理解为其一般性含义“在同一时间”，现行专利法第九条但书条款中规定的禁止重复授权原则的例外情形“同一申请人同日（实际申请日）就同样的发明创造既申请实用新型又申请发明，实用新型先获得授权且权利尚未终止，申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，即一案双申，似乎就无例外之处可言。原因在于，按照《专利审查指南（2010）》（下文中简称“指南”）第二部分第三章6.2.2之规定，被放弃的实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止，由此在先的实用新型专利权与在后的发明专利权原本就没有“在同一时间”处于有效状态，谈何重复授权，也就更谈不上禁止重复授权之例外情形。
而后，笔者意识到，观点ii）中的“同时”似乎可解释为既指时间轴上“存在交叠”的两个或以上时间段，又指时间轴上的“不存在交叠”的两个或以上时间段。换言之，属于同样的发明创造的两个申请，在“相同的时间段”处于有效状态是为一种“同时有效”，而分别在不同的时间段内处于有效状态是为另一种“同时有效”。
者被称为“并行有效”似乎更为形象。如下图所示，属于同样的发明创造的两个专利申请P1和P2，P1的专利权在第1时间段内处于有效状态，而P2的专利权在第2时间段内处于有效状态。即使在P2的专利权处于有效状态期间P1的专利权已终止，但专利权的终止仅表明权利人不能再就专利权行使权利行为，但是P1的专利权的合法性依然存在。所以，P1的专利权和P2的专利权是在时间轴的两个时间段上“并行”有效的专利权，此种情形无疑应被视为违反了专利法上的重复授权原则。
若依照上述对“同时”二字的释义，以上提及的问题a）便可得到合理的解释。
具体而言，如上所述，根据指南中第二部分第三章6.2.2的规定，对于上述a）项中提及的禁止重复授权原则的例外情形“一案双申”，实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。然而，需注意的是，在该日之前此被放弃的实用新型专利权仍然是有效的，专利权人依该实用新型专利权而行使的权利行为也依然是有效的。就此而言，在发明授权公告日之前先获得的实用新型专利权处于有效状态，而在发明授权公告日之后实用新型专利权终止且发明专利权处于有效状态，因而被放弃的在先实用新型专利权与在后获得授权的发明专利权实际上是“同时”（或者说“并行”，即在完全不交叠的两个时间段）存在的两个处于有效状态的专利权(类似于上述P1和P2申请的示例)，因此其原则上不符合专利法上的禁止重复授权原则，这样就较为合理的解释了其“例外”之处所在。
由此，笔者以为，对观点ii）进行适当的“扩大”解释同样能够使得该观点于法有据，符合禁止重复授权原则的立法本意。
综上，笔者以为，观点i）与观点ii）实际上并不是相互冲突的，两者仅是在从不同的角度解读禁止重复授权原则。
在讨论过针对禁止重复授权原则的上述两种观点后，笔者还想在此对禁止重复授权原则的“例外情形”进行一下引申探讨。
事实上，该但书条款的形成有其历史原因。在20世纪90年代中期，我国专利申请量呈快速增长态势，而审查员数量却严重不足，导致发明专利申请严重积压，部分专利申请的审查周期长达6-7年，引起了社会公众的强烈不满。对此，国家知识产权局采取了一项临时措施，即允许同一申请人同日或先后就同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利，由于实用新型专利能够较快获得授权，因此申请人可以及时对其发明创造获得专利保护，此后，其发明专利申请经实质审查被认为符合授权条件的，只要该申请人声明放弃在先获得的实用新型专利权的，就可以授予发明专利权[1]。在此后的专利法修改的征求社会公众意见的过程中，多数人认为从专利权人利益角度出发该例外情形有其存在的必要性，因而被一直保留至今。
《专利审查指南草案（2021）》的第五部分第七章8.3中曾提议，同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的（即上文中所述的“一案双申”），一般对已经获得专利权的实用新型所对应的发明专利申请进行延迟审查，延迟期限通常为4年。笔者以为，这种针对一案双申中的发明专利申请的延迟审查实际上较大地削弱甚至消除了一案双申的原本优势。如果发明专利申请被延迟审查4年，则该发明专利申请的自申请日起至启动实质审查程序可能已经过5至7年之久，而后再经1至2年左右的实质审查程序，则该发明专利申请自申请日起至授权前可能至少已过6至9年之久。而且，发明专利申请在实质审查过程中往往需要对权利要求进行修改，这使得最终符合授权条件的发明专利申请的权利要求可能已不存在重复授权的问题，如此岂不是白白浪费了4年的发明专利权。笔者曾认为，如果该草案（2021）正式通过，一案双申的提交量大概率会明显降低，随着时间的推移，专利法第九条第一款的但书条款有可能会最终被废止。
然而，国家知识产权局后续又提出了《专利审查指南草案（2022）》，笔者发现上述提议在该最新草案（2022）中已被删除。笔者猜测，上述提议被删除的原因之一可能在于社会公众对保留原一案双申制度的呼声较高。不过，笔者以为，虽然该提议在最新草案（2022）中被删除，申请人对一案双申的申请策略仍需持谨慎态度，因为虽无明文规定但通过内部审查实操而一定程度地延迟审查发明专利申请的可能性也是存在的，毕竟先前已出现过一案双申的发明专利申请在提实质审查之后的3年内仍没有被审查的实例。
另外，笔者以为，随着中国专利制度的不断完善，也许对一案双申中的发明专利申请进行延迟审查的提议会在日后被重新提出，而该一案双申制度也可能终将会被废止，毕竟该一案双申制度仅是源起于特定历史原因的临时举措，当历史原因不复存在时，取消临时措施也是有其合理性的。
如上讨论了一案双申情形之后，笔者认为还有必要再讨论一类与一案双申看似类似的特殊申请情形，以作比照，以示区分。所述的特殊申请情形即为，同一申请人就同样的发明创造分别提交了实用新型和发明专利申请，并有效要求了同一优先权，实用新型已在先获得授权且权利尚未终止，发明专利申请经审查已符合除禁止重复授权之外的其他授权条件。该类申请情形与一案双申情形的主要区别在于，一案双申中的发明专利申请与实用新型专利申请具有相同的申请日（非优先权日），而此类申请情形中的发明专利申请与实用新型专利申请具有相同的优先权日。
现行指南的第二部分第三章第6.2.2中规定，在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日(指申请日，有优先权的指优先权日)就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改。据此规定，上述特殊情形的处理方式只能为修改在后的发明专利申请以消除重复授权问题，以此方式在后的发明专利申请才有可能获得授权。
换言之，该类情形无法参照一案双申情形来以放弃实用新型专利权的方式获得在后发明专利申请的授权。原因至少在于以下两方面。其一、如上已讨论的，一案双申是中国现行专利政策中对申请人的一种惠利措施，其有着严格的申请程序，要求申请人在递交发明专利申请和实用新型专利申请时必须声明其就同样的发明创造还同时提交了另外的实用新型和发明专利申请，如果申请人没有作出声明，则在后续的程序中不允许申请人以放弃实用新型专利权的方式获得在后的发明专利申请的授权。就这一点而言，上述特殊申请情形中的优先权日相同而实际申请日并不相同的发明专利申请和实用新型专利申请几乎无法做到在提交申请的同时还要提出此种“声明”，或者说这对申请人而言可操作性不强。其二、如果允许就此类情形放弃实用新型专利权而获得发明专利申请的授权，那么发明创造受专利权保护的期限将有可能被不适当地延长，例如超过20年的最长保护期限（在实用新型专利申请的实际申请日早于发明专利申请的实际申请日的情况下），这对公众而言显然是不公平的。
总而言之，如若有申请人遭遇了上述特殊情形，很遗憾，其仅能对发明专利申请进行修改，即便发明创造对其而言至关重要仍仅能以实用新型专利权的形式继续进行保护，而无法获得发明专利权，申请人最终也只能就这中间的10年保护期限差承担不当布局的不利后果。
就此而言，笔者建议相关申请人，如若有就相同的优先权在中国先后提出实用新型和发明专利申请的计划，务必要周全考虑，谨慎布局，以避免出现此种不可挽救的不利情形。
以上仅是笔者对专利法上的禁止重复授权原则及其例外情形的一点个人认识和思考，希望对各位同仁有所助益。如有不当之处，还望不吝指正。
参考：
[1]《专利法详解》，尹新天著
[2]《专利审查指南（2010）》
[3]《专利审查指南草案（2021）》
[4]《专利审查指南草案（2022）》
作者简介
张云娇
成都超凡明远知识产权代理有限公司资深专利代理人
北京超凡知识产权研究院兼职研究员
毕业于电子科技大学通信与信息系统专业。2015年开始从事知识产权代理工作并加入超凡，主要负责外内专利领域多个模块的相关工作。
