来源 | 知识产权家
作者 | 王雪 成都超凡明远知识产权代理有限公司
在第四次修正的《中华人民共和国专利法》中引入了“局部外观设计”，根据专利法第二条第三款，“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”，明确产品的局部可以作为外观设计的载体而成为外观设计专利的要素，这对过去仅以产品整体作为外观设计载体的外观设计专利申请审查、确权和侵权判定相关实践必然产生影响。
然而，尽管第四次修正的《中华人民共和国专利法》自2021年6月1日起施行至今已两年有余，但因各种原因，与局部外观设计相对应的专利法实施细则和审查指南相关内容尚未正式颁布，即便如此，外观设计专利申请人仍向国家知识产权局递交了相当数量的局部外观设计专利申请，并且近期外观设计专利申请人已陆续收到国家知识产权局就局部外观设计的专利申请发出的各种审查意见。笔者认为，通过对这些审查意见进行研读，可以对中国局部外观设计专利审查实践进行探讨，有助于认识和理解中国局部外观设计审查实践。
- 1. 关于局部外观设计专利申请的审查意见
笔者近日看到了这样的审查意见：“上述局部外观设计明显属于现有设计，不符合专利法第 23 条第 1 款的规定。具体地说，在该局部外观设计专利申请的申请日（有优先权日的，指优先权日）之前，存在实质相同的现有设计。本申请与该现有设计的相应部分相比，要求保护的局部的用途相同，局部所在整体产品的种类相同，本申请要求保护的部分的设计要素实质相同，具体地说，二者的区别仅在于……，该变化属于是以一般注意力不易察觉的局部细微差异，本申请要求保护的部分在产品整体中的位置和比例关系相同，因此，二者属于实质相同的外观设计，不符合专利法第 23 条第 1 款的规定，不能授予专利权。”此外，审查员引用一篇外观设计专利公告文献作为现有设计，而且该外观设计专利并非局部外观设计专利。
上述审查意见中有两点值得注意：
（1）与过去仅以产品整体作为外观设计载体的外观设计专利申请审查相同，审查员进行了外观设计实质相同的判断，即，“本申请要求保护的部分的设计要素实质相同，具体地说，二者的区别仅在于……，该变化属于是以一般注意力不易察觉的局部细微差异……因此，二者属于实质相同的外观设计”；
（2）与过去仅以产品整体作为外观设计载体的外观设计专利申请审查不同，审查员还进行了“比对对象可比性”的判断，即，“本申请与该现有设计的相应部分相比，要求保护的局部的用途相同，局部所在整体产品的种类相同……本申请要求保护的部分在产品整体中的位置和比例关系相同”。
在以下内容中，笔者分别对与上述两点有关的“整体观察、综合判断”以及“比对对象可比性”进行探讨。
实际上，有关“比对对象可比性”的内容应属于“整体观察、综合判断”的一部分，但是由于前者在上述审查意见中占据较重要的位置，因此笔者在本文中将前者与后者并列进行阐述。
- 2. 整体观察、综合判断
如上所述，在上述审查意见中，审查员将申请人提交的局部外观设计与外观设计专利公告文献中的现有设计进行比对，认为二者属于实质相同的外观设计，进而认为局部外观设计专利申请不符合专利法第二十三条第一款的规定。
根据现行《专利审查指南（2020版）》（以下简称“现行审查指南”）相关规定，具体地，在第一部分第三章的第8节中，“相同或者实质相同的审查参照本指南第四部分第五章的相关规定”；在第四部分第五章第5节（有关“根据专利法第二十三条第一款的审查”）中规定，对涉案专利的外观设计与对比设计进行比较判断时应当采用“整体观察、综合判断”的方式。
目前无法确定未来是否会在审查指南中对（1）局部外观设计相同或者实质相同应采用的方式进行相应修改、或者（2）对“整体观察、综合判断”的内涵进行相应修改、以及（3）若修改则如何修改，因此笔者认为有必要在此说明，本文中假设进行局部外观设计相同或者实质相同的判断仍采用“整体观察、综合判断”方式，但是需要对其内涵就局部外观设计进行适应性调整。
根据现行审查指南第四部分第五章第5节之5.2.4，所谓“整体观察、综合判断”是指由涉案专利与对比设计的整体来判断，而不从外观设计的部分或者局部出发得出判断结论。此外，作为参考，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“司法解释”）第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质差异的，应当认定两者近似。
现行审查指南中通过“整体”的概念对“整体观察、综合判断”中的“整体观察”进行了专门解释，而基于现行审查指南和司法解释，可以将“综合判断”理解为综合各种因素进行判断，包括比对对象可比性（相同或相近类别产品）、判断主体（一般消费者）、外观设计产品所在领域设计空间（设计自由度）的大小等因素。此外，在现行审查指南中还列举了经整体观察判断外观设计实质相同的具体情形，以便于掌握和应用审查标准。
在本节的以下内容中，笔者对“整体”的概念和“具体情形”进行探讨，并在下节内容中对“比对对象可比性”进行探讨。
2.1 “整体”的概念
在过去仅以产品整体作为外观设计载体的外观设计专利申请审查、甚至专利确权和侵权判定中，上述“整体”的概念应毫无疑义地对应于作为外观设计载体的产品的整体，但是对于以产品的局部（部分）作为外观设计载体的局部外观设计专利，该“整体”的概念应对应于产品整体还是应对应于产品的局部，是需要明确的重要前提。
笔者认为，对于局部外观设计专利，“整体”对应于作为局部外观设计载体的产品的局部似乎更符合常识。尽管审查员在上述审查意见中并未就“整体”的概念进行阐述，但是通过电话咨询，审查员表示倾向于同意笔者的观点。
2.2 具体情形
现行审查指南在第四部分第五章5.1.2中对一般消费者经过对涉案专利与对比设计进行整体观察后可以确定涉案专利与对比设计实质相同的5种具体情形，具体包括：
（1）其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异；
（2） 其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位；
（3）其区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素；
（4）其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化；
（5）其区别在于互为镜像对称。
通过具体规定上述具体情形，有助于明确和统一审查标准。审查员在上述审查意见中以局部外观设计与对比设计的“区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异”为理由而认为二者实质相同。
笔者认为，对于局部外观设计专利，上述具体情形仍应适用。
- 3. 比对象可比性
比对对象可比性指的是进行外观设计相同或者实质相同判断的比对对象（外观设计）是否可以进行比对。根据现行审查指南，对于过去仅以产品整体作为外观设计载体的外观设计专利，需要判断作为两个比对对象（外观设计）载体的对应两个外观设计产品是否属于相同或者相近类别的产品，仅当两个外观设计产品属于相同或者相近类别时，两个比对对象才具备可比性。
笔者认为，对于以产品局部作为外观设计载体的局部外观设计专利，进行比对对象可比性判断应涉及分别与整体产品和产品局部对应的两个层次，即，除了需要进行与过去仅以产品整体作为外观设计载体的外观设计专利相同的整体产品可比性判断以外，还需要进一步进行局部外观设计载体的产品局部的可比性的判断。
（1）整体产品的可比性
进行整体产品的可比性判断的方式应与上述过去仅以产品整体作为外观设计载体的外观设计专利的方式相同，即将涉案专利局部外观设计载体（局部）所属的整体产品与对比设计载体所属的整体产品（对比设计为局部外观设计）或者对比设计载体对应的整体产品（对比设计非局部外观设计）进行产品类别对比，当二者属于相同或者相近类别时，可以进行下一步的局部外观设计载体的产品局部的可比性的判断。
（2）局部外观设计载体的产品局部的可比性
在产品整体具备可比性的情况下，还应对涉案专利局部外观设计载体（局部）与对比设计载体对应产品的相应局部是否具备可比性进行判断。
在上述审查意见中，审查员以这样的方式进行了整体产品的可比性以及局部外观设计载体的产品局部的可比性的判断，即，“本申请与该现有设计的相应部分相比，要求保护的局部的用途相同，局部所在整体产品的种类相同……本申请要求保护的部分在产品整体中的位置和比例关系相同”，其中，通过“局部所在整体产品的种类相同”进行了整体产品的可比性的判断，而通过“要求保护的局部的用途相同……本申请要求保护的部分在产品整体中的位置和比例关系相同”进行了局部外观设计载体的产品局部的可比性的判断。
笔者无意对上述判断方式进行评价，但通过上述判断方式可以看出，目前审查实践中考虑了局部的用途、局部在产品整体中的位置和比例关系，对于理解目前的中国局部外观设计审查实践具有较高的参考价值。
以上，笔者通过一个审查意见实例对中国局部外观设计专利审查实践中与“整体观察、综合判断”有关的内容进行了初步探讨，在目前缺少来自官方的明确相关规定的情况下，希望能起到抛砖引玉的作用，使各位同仁能够就中国局部外观设计专利提供富有洞见的观点和意见。
【作者简介】
王雪
成都超凡明远知识产权代理有限公司资深专利代理师、北京超凡知识产权研究院兼职研究员
主要负责涉外专利非诉业务，工作内容涵盖专利申请文件的撰写、提交、官方审查意见的答复、复审请求以及无效请求及其答复等专利代理业务，以及专利侵权分析等专利相关的法律咨询。技术领域涉及车辆、飞行器、家用电器、工业电器、材料、建筑、以及其他通用机械及机电产品等。
