导读
持续了8年的“小i机器人”专利无效案件近日有了新结果：最高院作出再审判决，撤销二审判决，维持一审判决。最高院的判决对于判断说明书是否充分公开给出了新的判断思路，即首先应当确定诉争技术特征属于涉案专利与最接近的现有技术共有的技术特征还是区别技术特征，然后根据情况适用不同标准的公开要求。
案情简介
本案涉及专利号为CN200410053749.9、专利名称为一种聊天机器人系统（简称涉案专利）、专利权人为上海智臻智能网络科技股份有限公司（简称智臻公司）的发明专利。
“涉案专利的权利要求1为：
一种聊天机器人系统，至少包括：一个用户；和一个聊天机器人……，所述的用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人进行各种对话，其特征在于，该聊天机器人还拥有查询服务器及其对应的数据库和游戏服务器……。”
针对上述专利，苹果公司于2012年提出了无效请求，理由之一为涉案专利说明书中没有给出如何利用游戏服务器来实现游戏功能的方案，因此，说明书公开不充分，不符合专利法第26条第3款的规定。
对此，专利复审委和一审法院均认为，本领域技术人员根据其普通技术知识能够实现涉案专利利用聊天机器人系统的游戏服务器进行互动游戏的功能，符合专利法第26条第3款的规定。
苹果公司不服一审判决向北京市高级人民法院提起上诉，二审法院经审理认为，游戏功能是涉案专利权利要求1所记载的必要技术特征，也是涉案专利具备创造性的区别技术特征（依据为专利权人在答复第一次审查意见时的自认），然而，说明书仅仅记载了具有一个游戏服务器以及提到实现互动游戏的设想，而对于游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接，例如，对什么样的用户输入的什么内容传送到游戏服务器以及如何将用户的指令传送到游戏服务器中，完全没有记载。由此认定，涉案专利说明书未充分公开如何实现涉案专利权利要求1所限定的游戏功能，违反了专利法第26条第3款的规定，并基于此判决撤销一审判决及无效宣告决定。
智臻公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高院在2016年作出提审裁定，于2018年进行了开庭审理，近日作出判决，认定涉案专利中有关游戏服务器的内容公开充分，符合专利法第26条第3款的规定。
最高院的上述判决中对于说明书是否充分公开的判断给出了新的认定思路，即首先应当确定该技术特征属于涉案专利与最接近的现有技术共有的技术特征，还是区别于现有技术的技术特征，并在此基础上采用不同的标准进行判断：若属于共有技术特征，则对公开的要求较低；若属于区别技术特征，则对公开的要求较高。
案情分析
专利法第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。本条款的要求一般被简称为“充分公开”。
根据审查指南的规定，判断充分公开的标准是，本领域技术人员按照说明书记载的内容，是否“能够实现该发明或者实用新型的”技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。
审查指南的上述判断方法在最高院(2014)行提字第8号案件中得到了确认。在该案中，最高院认为，必须是能够实现技术方案、解决技术问题、产生预期效果三者同时满足,才符合专利法第26条第3款的规定。可见,在判断是否符合专利法第26条第3款的规定时,需要考虑发明解决的技术问题，如果说明书给出了技术手段,但本领域技术人员采用该手段不能解决发明所要解决的技术问题,同样不符合专利法第26条第3款的规定。但需要考虑发明解决的技术问题不意味着必须首先考虑发明解决的技术问题,如果一个发明的技术方案本身都无法实现,显然已经不符合专利法第26条第3款的规定,这时候再考虑发明要解决的技术问题已经没有实际意义。因此,技术方案的再现和是否解决了技术问题、产生了技术效果的评价之间,存在着先后顺序上的逻辑关系,应首先确认本领域技术人员根据说明书公开的内容是否能够实现该技术方案,然后再确认是否解决了技术问题、产生了技术效果,在未对技术方案本身是否可以实现作出确认的前提下,其与现有技术相比是否能够解决相应的技术问题,并实现有益的技术效果均无从谈起。
根据审查指南以及最高院的上述案例，判断说明书是否充分公开的一般步骤为：第一，确认本领域技术人员根据说明书公开的内容是否能够实现该技术方案；第二，确定该技术方案是否解决了技术问题、产生了技术效果。
而在刚刚公布的“小i机器人”判决中，最高院就说明书是否充分公开给出了新的判断思路，即首先确定该技术特征属于涉案专利与最接近的现有技术共有的技术特征，还是区别于现有技术的技术特征，并在此基础上采用不同的标准进行判断。最高院认为，根据审查指南第二部分第二章的规定，在具体实施方式部分，对最接近的现有技术或者与最接近的现有技术共有的技术特征，一般来说可以不作详细描述，但对发明或者实用新型区别于现有技术的技术特征以及从属权利要求中的附加技术特征应当足够详细地描述，以所属技术领域的技术人员能够实现该技术方案为准。最高院认为，前述规定对于与现有技术的共有技术特征和区别技术特征的公开提出了不同的要求，这是因为充分公开是以本领域技术人员能够实现为准，对于本领域技术人员知识和能力范围以内的技术特征要求较低，而对于本领域技术人员知识和能力范围以外的、区别于现有技术的技术特征要求较高。
因此，本案中需要首先判断游戏服务器是否属于区别于现有技术的技术特征，再据此判断是否充分公开。判断过程为：
第一，如何理解涉案专利涉及游戏服务器的技术方案
根据说明书的内容及在案证据，可以确认：
（1）说明书中记载的游戏服务器的功能是通过格式化语句调用现有的成熟的游戏模块来实现的；
（2）使用格式化语句调用游戏模块来实现游戏功能，属于申请日之前的现有技术【申请人提交了司法鉴定意见以及申请日之前的专业文献，证明在申请日之前互动游戏很常见】；
（3）虽然涉案专利中基于功能分为游戏服务器和查询服务器，但并没有限定必须是物理上分离的两个服务器，同一个服务器可以同时具备查询和游戏功能，苹果公司无效宣告阶段提交的某证据中的某个工具箱就同时具有查询服务器和游戏服务器的功能。
第二，游戏服务器是否属于区别于现有技术的技术特征
综合考虑整个审查过程，可知游戏服务器并非涉案专利获得授权的原因，游戏服务器并非区别于现有技术的特征，理由在于：
（1）一通时审查员已经明确表示游戏服务器属于本领域惯用手段，该观点也符合信息技术领域所属技术人员的认知，在此情况下，涉案专利申请不可能因其与对比文件的区别特征在于具有游戏服务器而获得授权；
（2）三通答复时申请人补充了与“过滤器”相关的特征，基于该较大实质性修改涉案专利才获得授权；
（3）该认定符合原始权利要求1、4、5的表述。——强调区别特征是实现用户与聊天机器人的各种对话，游戏服务器并不是其区别特征。
第三，游戏服务器的方案是否符合专利法26条3款的规定
在游戏服务器不是涉案专利与现有技术的区别技术特征的情况下，根据审查指南的规定，对于涉及游戏服务器的技术方案可以不作详细描述。本案中，本领域普通技术人员根据涉案专利说明书的相关记载内容可以实现，聊天机器人的一端连接用户，另一端连接服务器，用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人对话，可以使用格式化的命令语句与机器人做互动游戏。因此，本案中有关游戏服务器的内容公开充分，符合专利法第26条3款的规定，并据此撤销二审判决。
总结而言，本案中最高院对于说明书是否充分公开的判断确定了新的思路：
（1）说明书是否充分公开，首先确定诉争技术特征是涉案专利与最接近的现有技术共有的技术特征还是区别技术特征，不同类型的特征有不同的公开要求；
（2）关于是否充分公开判断标准的问题，二审法院认为判断依据在于本领域技术人员根据说明书的记载能够确定的内容，即说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现涉案专利的技术方案，但是最高院在本案中确认，判断标准应当是本领域技术人员，本领域技术人员能够获知该领域中所有的现有技术，有应用常规实验手段的能力，可以自行检索现有技术以实现共有技术特征的功能，无需说明书给出具体指引【如果判断出来是区别技术特征，说明书又没记载，说明书公开不充分；如果判断出来是共有技术特征，说明书没记载，本领域技术人员可以自行检索实现，无需指引，说明书公开充分】。
（3）对于本案，最高院还确定了判断是否是区别于现有技术的技术特征时应当遵循客观标准，而不是专利申请人或者专利权人的自认。本案审查过程中，申请人在答复一通时自认游戏服务器是涉案专利区别于现有技术的技术特征，二审法院也引用了这一答复，并将此作为该游戏功能是否充分公开的考量因素，但是最高院确立了新的标准，认为申请人或专利权人自认的区别技术特征有时并不客观，与本领域普通技术人员对此的判断结果可能存在差异，因此，应当结合涉案专利的记载和现有技术的状况来确定涉案专利区别于现有技术的特征。
